Por Alejandra Boada abogada del área de Marcas y Propiedad Intelectual de IURISTAX
Si hace tres meses comentábamos que el Tribunal General con sede en Luxemburgo prohibía al Grupo alimentario BIMBO el registro de la marca comunitaria “Bimbo Doughnuts” por riesgo de confusión con la marca española “Doughnuts”, ahora le da la razón en una batalla legal entre dos empresas del mismo grupo.
Los orígenes se remontan al año 2006 cuando la conocida empresa mejicana solicitó la marca comunitaria a nombre de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V para los productos y servicios dentro de las siguientes clases: Clase 5 (preparaciones sanitarias para uso médico; productos higiénicos…), Clase 29 (carne, pescado, aves, huevos, leche, aceites y grasas…), Clase 30 (café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas, levadura, pan, preparaciones hechas de cereales…) , Clase 31 (productos agrícolas, hortícolas, frutas y legumbres, semillas…), Clase 32 (cervezas, aguas minerales, bebidas no alcohólicas…) Clase 35 ( Publicidad, gestión de negocios, servicios de venta al por mayor y a través de redes de comunicación global de productos alimenticios en especial productos de panadería, cereales, snacks, bombonería, pastelería…servicios de importación/ exportación, servicios de emisión de franquicias…) y Clase 43 (Servicios de restauración, bar, cafetería...)
En marzo de 2008, BIMBO S.A (España) formuló oposición contra el registro de la marca comunitaria solicitada para todos los productos y servicios solicitados basándose en la anterioridad de la marca española denominativa “BIMBO” Nº. 2.689.432 solicitada y debidamente concedida el 1 de junio de 2006 para los productos incluidos en las clases 5, 29 y 30, al amparo de lo establecido en el artículo 8, apartado 1 letras a) y b) y 5 del Reglamento nº 207/2009
Motivos de denegación relativos
1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior; b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.
La división de Oposición de la Oficina Comunitaria estimó la Oposición en su totalidad pero fue el Grupo Bimbo quien interpuso un recurso ante la OAMI y mediante Resolución de 14 de abril de 2011 se estimó parcialmente dicho recurso aceptando el registro de la marca para todas las clases solicitadas exceptuando la clase 29 y 30.
Sus fundamentos en esencia eran que si existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1 letra b) mencionado entre las marcas en pugna:
Logo: Marca COMUNITARIA SOLICITADA:
Denominaciones y Logos: Marcas ESPAÑOLAS REGISTRADAS ANTERIORES:
-Marca denominativa, BIMBO[i]
-Marca Mixta, BIMBO
[i] La División de Oposición basó su examen sobre la única marca anterior no sujeta a la prueba del uso, es decir la marca denominativa española nº 2 689 432, “BIMBO”, registrada el 1 de junio de 2006 para las clases 5, 29 y 30
- Marca Figurativa, BIMBO:
Sin embargo, no había quedado probado el aprovechamiento indebido o del perjuicio efectivo del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, no existían indicios de que existiera un serio riesgo de que dicha infracción se produjese en un futuro ni se apreciaba e perjuicio real o potencial en relación con el consumidor medio de los productos y servicios para los que se había registrado la marca anterior, procedía desestimar la oposición respecto de los productos y servicios no similares basada en la notoriedad de la marca anterior en España en el sentido del Artículo 8, apartado 5 de dicho Reglamento (Apartado 11, Página 4: Sentencia del TG). habida cuenta de la no conformidad por parte de BIMBO S.A por considerar esa resolución contraria a derecho se interpuso Recurso contra la Resolución de la Oficina Comunitaria (OAMI). Este hecho se produjo en octubre 2011 cuando la empresa española BIMBO S.A fue comprada por el grupo mejicano GRUPO BIMBO S.A.B de C.V, aún la estrategia de seguir con el procedimiento era clara…
Uno de los hechos recalcables es la invocación por BIMBO S.A del “renombre excepcional” cuya notoriedad es suficiente para considerar que se ha producido la infracción con independencia de los productos y servicios y de su mayor o menor semejanza con el “pan industrial”, cuestión debatida y analizada detenidamente en la sentencia.
El carácter renombrado para poder acogerse a la protección establecida en el artículo 8 mencionado, el titular de la marca anterior deberá probar que es notoriamente conocida, en España, en este caso, y, que el uso de la misma se aprovecha indebidamente, en esta sentencia se aclara que el titular de una marca anterior no está obligado a demostrar que sufre una vulneración efectiva pero si deberá aportar pruebas que permitan concluir el riesgo de que se produzca ese aprovechamiento.[i]
Son varios los factores de prueba que se enumeran en la Sentencia para poder apreciar globalmente el aprovechamiento del carácter distintivo del signo: la intensidad del renombre, la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de semejanza entre las marcas en conflicto, así como la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate.[ii]
[i] véase la sentencia del Tribunal de 6 de julio de 2012, Jackson International/OAMI - Royal Shakespeare
(ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, Rec. p. II-0000, apartado 53 y la jurisprudencia citada]. (Apartado 38 Sentencia TG).
[ii] De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior (véase la sentencia ROYAL SHAKESPEARE, citada en el anterior apartado 37, apartado 54 y la jurisprudencia citada).
El Tribunal General considera que de la comparación de los signos en conflicto es evidente que el único elemento distintivo es “BIMBO” y ratifica la resolución anterior en el sentido de que el término “GRUPO” puede inducir a error al consumidor español como una referencia[i] y que por lo tanto la marca que solicita engloba íntegramente la marca anterior. También afirmó que si es posible que de una marca con renombre tan elevado la probabilidad de riesgo por aprovechamiento indebido sea tan evidente que no se necesite alegar ninguna otra prueba examinando previamente el alcance del renombre para ver si es suficiente para considerar que existe un riesgo no hipotético de perjuicio o de aprovechamiento indebido respecto de los productos y servicios que no son similares para los que se ha registrado la marca anterior. (Apartado 46, Sentencia Tribunal General).
Asimismo BIMBO S.A no solo ha acreditado un renombre excepcional de la marca anterior “BIMBO” en España aportando los datos realizados de una encuesta en el que 77% de los encuestados mencionó en primer lugar su marca cuando se les pidió que citaran todas las marcas de pan de molde blanco que conocían, y el 98% indicaron que conocían dicha marca, sino que gracias a ese renombre, la elevada semejanza entre signos y la identidad o similitud de los productos y servicios “todos alimenticios” indicaban claramente al consumidor que existía una conexión total entre ambas marcas en conflicto aplicando literalmente el artículo 8. 5 invocado de inicio.
Ese reconocimiento de marca notoria de “BIMBO” es el precedente judicial buscado por ambas empresas para reforzarse y protegerse de cara a un futuro.
[i] Esta característica hace que sea muy probable que ese público no perciba dicho término como una marca, sino más bien como una referencia a un conjunto que pueda vincularse al elemento “bimbo”. (Resolución impugnada, apartados 59-61).
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